Westmore · UDRP DecisionNedgroup.com
The Panel ordered transfer of <nedgroup.com>. It found the domain identical to the Complainant’s NEDGROUP mark and found no evidence of Respondent rights or legitimate interests. Although the domain was registered on July 25, 2000, before the first cited NEDGROUP trademark registration on October 30, 2006, the Panel found bad faith based on the Complainant’s longstanding company names incorporating “Nedgroup,” its lengthy business activity, the Respondent’s repeated offers to transfer the domain without disputing the Complainant’s rights, the domain’s inactive status, and the uncontested assertion that NEDGROUP enjoyed a strong reputation in parts of Europe.
The timeline behind nedgroup.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
This decision is notable because the Panel found bad-faith registration even though the domain was registered more than six years before the first NEDGROUP trademark registration identified in the record. The outcome turned on the Panel’s inference that longstanding company names incorporating “Nedgroup,” together with the Complainant’s lengthy business activity and the Respondent’s conduct, demonstrated awareness and anticipation of future trademark protection.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
WIPO Arbitration and Mediation Center ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS Nedbank Limited v. Philippe de Crignis Verfahren Nr. D2012-1466 1. Die Parteien Beschwerdeführerin ist Nedbank Limited aus Johannesburg, Südafrika, vertreten durch Adams & Adams Attorneys, Kapstadt, Südafrika. Beschwerdegegner ist Philippe de Crignis aus Köln, Deutschland. 2. Domainname und Domainvergabestelle Der streitige Domainname <nedgroup.com> (der „Domainname“) ist bei InterNetWire Communications GmbH, München, Deutschland (der „Domainvergabestelle“) registriert. 3. Verfahrensablauf Die Beschwerde ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 19. Juli 2012 per E-Mail ein. Am 19. Juli 2012 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die InterNetWire Communications GmbH. Am 24. Juli 2012 übermittelte die InterNetWire Communications GmbH das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum und bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson für den Domainnamen ist. Am 30. Juli 2012 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an die Beschwerdeführerin, wonach die Sprache des Registrierungsvertrags gemäss Auskunft der Registrierungsstelle Deutsch sei. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, (1) einen englischen Registrierungsvertrag nachzuweisen, (2) eine Beschwerde auf Deutsch einzureichen oder (3) zu begründen, weshalb das Verfahren auf Englisch durchzuführen sei. Nachdem der Beschwerdegegner per E-Mail vom 30. Juli 2012 beantragt hatte, das Verfahren in deutscher Sprache durchzuführen und gleichzeitig angeboten hatte, den streitigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen, wurde das Verfahren auf Antrag der Beschwerdeführerin am 1. August 2012 durch das Zentrum bis zum 3. September 2012 suspendiert. Am 3. September 2012 beantragte die Beschwerdeführerin eine Wiederaufnahme des Verfahrens und reichte eine Beschwerde in deutscher Sprache ein. Das Zentrum stellte nach Wiederaufnahme des Verfahrens am 3. September 2012 fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt. Gemäss Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die deutsche Version der Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 11. September 2012 eingeleitet. Nachdem der Beschwerdegegner per E-Mail vom gleichen Tag nochmals seine Bereitschaft zur Übertragung des Domainnamens kundgetan hatte, suspendierte das Zentrum auf Antrag der Beschwerdeführerin bis zum 3. November 2012, und auf ein Erstreckungsgesuch der Beschwerdeführerin hin nochmals bis zum 26. November 2012. Mit E-Mail vom 20. November 2012 beantragte die Beschwerdeführerin die erneute Fortsetzung des Verfahrens. Gemäss Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 26. November 2012. Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Das Zentrum bestellte Tobias Zuberbühler am 27. November 2012 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäss bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäss Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben. 4. Sachverhalt Die Beschwerdeführerin Nedbank Limited wurde 1888 unter dem Namen "Nederlandsche Bank en Credietvereenigung voor Zuid-Afrika" in Amsterdam gegründet und expandierte 1951 nach Südafrika. Zurzeit ist die Beschwerdeführerin auf dem gesamten afrikanischen Kontinent tätig und eine der fünf grössten Banken in Südafrika. Die Beschwerdeführerin hat 15 Tochtergesellschaften und angeschlossene Unternehmen in Südafrika gegründet, um Leistungen ihrer Nedgroup Services Division anzubieten. Die Mehrheit der Gründungen gehen in die Neunzigerjahre, andere bis 1963, 1955, und 1904 zurück. Sämtliche dieser Unternehmen enthalten die Bezeichnung "Nedgroup" in ihren Firmennamen. Die Beschwerdeführerin hat nach eigenen Angaben weltweit über 500 Marken mit dem Präfix "ned" angemeldet bzw. registriert, darunter auch NEDBANK und NEDGROUP. Für Südafrika ist seit 2006 die Marke NEDGROUP registriert. Die Dienstleistungen der Beschwerdeführerin werden über die Hauptwebsite <nedbank.co.za>, jene ihrer Division Nedgroup Investment Services u.a. über die Domainnamen <nedgroup.co.za>, <nedgroupinvestments.co.za>, <nedgrouplife.co.za>, <nedgroupsecurities.co.za> vermarktet. Am 6. März 2012 schickte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin per E-Mail eine Aufforderung an den Beschwerdegegner, den streitigen Domainnamen zu übertragen. Nachdem dieses Schreiben nicht beantwortet wurde, schickte die Beschwerdeführerin zwei weitere E-Mails an den Beschwerdegegner, die als unzustellbar zurückgeschickt wurden. Der streitige Domainname wurde gemäss Whois-Datenbank am 25. Juli 2000 registriert und führt zu einer Website mit dem Text "Forbidden – You don't have permission to access / on this server". Die Website scheint somit inaktiv zu sein. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführerin Zusammengefasst macht die Beschwerdeführerin folgendes geltend: Der streitige Domainname ist mit Ausnahme des Zusatzes ".com" mit der Marke NEDGROUP identisch. Die Marke NEDGROUP erfreut sich eines ausgezeichneten Rufs nicht nur in Südafrika, sondern auch in vielen afrikanischen Ländern und auch in verschiedenen Teilen Europas. Der Beschwerdegegner hat kein schutzwürdiges Interesse am streitigen Domainnamen. Die Beschwerdeführerin hat die Verwendung der Marke NEDGROUP durch den Beschwerdegegner nicht genehmigt. Der Beschwerdegegner ist auf keinerlei Art und Weise mit der Beschwerdeführerin verbunden, und der streitige Domainname führt zu keiner aktiven Website, die eine Grundlage für ein gutgläubiges Interesse am streitigen Domainnamen begründen könnte. Der Beschwerdegegner registrierte den streitigen Domainnamen in erster Linie, um die Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin zu beeinträchtigen. Das passive Halten des Domainnamens stellt eine böswillige Registrierung und Verwendung dar, weil (i) keine Anhaltspunkte für eine gutgläubige Verwendung ersichtlich sind, (ii) keine plausible zukünftige Verwendung des streitigen Domainnamens vorstellbar ist, und (iii) der Beschwerdegegner auf das Forderungsschreiben der Beschwerdeführerin nicht geantwortet hat, oder alternativ unrichtige oder falsche Kontaktdaten in der Whois-Datenbank angegeben hat. B. Beschwerdegegner Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. 6. Entscheidungsgründe A. Verfahrenssprache Indem die Beschwerdeführerin eine Beschwerde auf Deutsch nachgereicht hat, hat sie die entsprechende Verfahrenssprache akzeptiert. A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich Der streitige Domainname ist, abgesehen von der Endung ".com", identisch mit der Marke NEDGROUP der Beschwerdeführerin. Damit ist Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie erfüllt. B. Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen Es bestehen keinerlei Hinweise in diesem Fall auf ein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners am streitigen Domainnamen. Da die Beschwerdeführerin somit ihre Position glaubhaft gemacht hat und die entsprechenden Argumente unwidersprochen bleiben, erfüllt die Beschwerdeführerin auch Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie. C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens Im vorliegenden Fall besteht die Besonderheit, dass der streitige Domainname zu einem Zeitpunkt (25. Juli 2000) registriert wurde, als gemäss Verfahrensakten noch keine Markenrechte der Beschwerdeführerin bestanden. Die erste Markenregistrierung für NEDGROUP gemäss Anhang F zur Beschwerde datiert vom 30. Oktober 2006. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Registrierung eines Domainnamens vor Eintragung der entsprechenden Marke überhaupt eine Böswilligkeit begründen kann. Nach genereller Ansicht ist dies nicht der Fall (vgl. Ziff. 3.1 des WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions , 2. Auflage; "WIPO Overview 2.0"). Allerdings waren Panelists bereit, unter gewissen Umständen, wenn der Beschwerdegegner klare Kenntnis vom Beschwerdeführer hatte, auf einen bösen Willen zu schliessen. Ein solcher Rückschluss wurde z.B. gezogen, wenn (1) eine Fusion kurz bevorstand, (2) der Beschwerdegegner (als ehemaliger Arbeitnehmer, Geschäftspartner oder aus anderen Informationen) einen Vorteil aus noch entstehenden Rechten zu ziehen versucht, die sich aus der Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers ergeben, oder (3) die potentielle Marke aus der Medienberichterstattung hervorgeht (z.B. bei Lancierung eines Produkts). Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner aufgrund der diversen z.T. schon sehr lange bestehenden Firmennamen der Beschwerdeführerin mit dem Begriff "Nedgroup" und deren über 100-jährigen Geschäftstätigkeit damit rechnen konnte und musste, dass die Beschwerdeführerin ihr Kennzeichen "Nedgroup" auch mittels Markeneintragungen beschützen würde. Diese bestehende Kenntnis kann auch daraus geschlossen werden, dass der Beschwerdegegner zu keinem Zeitpunkt die Rechte der Beschwerdeführerin bestritten, sondern wiederholt angeboten hat, den streitigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen. Zudem wird der streitige Domainname nicht aktiv genutzt. In einem ähnlichen Fall, der einen ehemaligen Arbeitnehmer betraf, kam der Panelist zu folgenden Schlüssen: "The Panel concludes that the Respondent failed to respond to the Complaint because he has no answer to the Complainant’s bad faith allegations and in particular that he registered the Domain Names in his own name and with his own money for an ulterior motive inconsistent with his duty of good faith to his employer, the Complainant. While it is true that the actual use made of the Domain Names by the Respondent has remained unchanged and non-abusive since the date of termination of his employment, once the Panel finds (as he has) that the Respondent’s intentions at time of registration were mala fide, the unspoken threat of future misuse hanging over the head of the Complainant itself constitutes use in bad faith within the meaning of paragraph 4(a)(iii) of the Policy" ( WIPO Verfahren Nr. D2006-0871 , Blemain Group v. Stuart Frost).“ Schliesslich blieb die Behauptung der Beschwerdeführerin unwidersprochen, dass sich die Marke NEDGROUP auch in verschiedenen Teilen Europas eines ausgezeichneten Rufs erfreut. Aus dieser Sachlage schliesst das Beschwerdepanel, dass die Registrierung und Benutzung des streitigen Domainnamens bösgläubig war im Sinne von Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie. 7. Entscheidung Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäss Paragrafen 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname <nedgroup.com> auf die Beschwerdeführerin übertragen wird. Tobias Zuberbühler Einzelbeschwerdepanelmitglied Datum: 11. Dezember 2012
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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