Westmore · UDRP DecisionTuppersex.online
The Panel ordered transfer of <tuppersex.online>. It found the domain confusingly similar to the Complainant's TUPPER mark because it incorporated the mark in full and the addition of “sex” did not prevent confusing similarity. The Respondent did not establish rights or legitimate interests. Bad faith registration and use were found based on the Panel's conclusion that the Respondent knew of the earlier TUPPER mark, the passive holding of the inactive domain, and the addition of the term “sex.”
The timeline behind tuppersex.online
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind tuppersex.online — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The case illustrates that adding an adult-themed term to a trademark may leave confusing similarity intact and may also contribute to a bad-faith assessment. It further demonstrates that an inactive domain can satisfy the bad-faith-use requirement where the surrounding circumstances support passive holding, particularly when the domain reproduces an earlier mark and the respondent offers no substantiated legitimate explanation.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Dart Industries Inc. c. Antonio Luna Diaz, Family Care Solutions S.L. Caso No. D2019-0441 1. Las Partes El Demandante es Dart Industries Inc., con domicilio en Orlando, Florida, Estados Unidos de América, representada por Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Alemania. El Demandado es Antonio Luna Diaz, Family Care Solutions S.L., con domicilio en Barakaldo, España, auto-representado. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <tuppersex.online> (el “Nombre de Dominio en Disputa”). El Registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC. 3. Iter Procedimental La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de febrero de 2019. El 26 de febrero de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El mismo día, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de marzo de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de marzo de 2019. El Centro recibió una comunicación del Demandado el 18 de marzo de 2019. El Demandado no presentó un Escrito de Contestación. Por consiguiente, el Centro notificó a las Partes el inicio del proceso de nombramiento del experto el 22 de marzo de 2019. El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de marzo de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho El Demandante es titular de una empresa dedicada a productos del hogar, que incluye productos de preparación, almacenamiento, contención y servicio para la cocina y el hogar, hechos de plástico y distribuidos bajo la marca TUPPERWARE. En particular, la marca TUPPERWARE es conocida, pero también TUPPER como una abreviatura de la misma. Los productos del Demandante se venden en Europa desde el año 1960. Asimismo, el Demandante es conocido por sus “Tupperpartys” donde se ofrecen sus productos en la casa de un anfitrión. El Demandante también ofrece artículos para el hogar y la cocina con la marca TUPPER. El Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas: - Registro de Marca de la Unión Europea TUPPER N°345876, registrada el 6 de octubre de 1998, - Registro de Marca de la Unión Europea TUPPER N° 7335813, registrada el 26 de marzo de 2010, - Registro de Marca de la Unión Europea TUPPER N° 11188083, registrada el 21 de septiembre de 2016. El Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa <tuppersex.online> el 9 de enero de 2019. Actualmente, en el Nombre de Dominio en Disputa no existe ningún sitio Web activo. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante Los argumentos del Demandante son los siguientes: El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos sobre la que el Demandante tiene derechos. El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico a la marca TUPPER del Demandante, al punto de crear confusión, ya que la marca del Demandante se encuentra completamente comprendida en el Nombre de Dominio en Disputa. La inclusión de la palabra “sex” constituye solo una ligera diferencia. El Demandante sostiene que la palabra “sex” da la impresión que el contenido del Nombre de Dominio en Disputa contiene bienes o servicios relacionado con cuestiones sexuales. Asimismo, el sufijo “.onlline” no permite evitar confusiones. Por lo tanto, los consumidores y usuarios de Internet se sentirán confundidos y engañados al pensar que el Nombre de Dominio en Disputa pertenece al Demandante. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa. El Demandando no hizo ni hubo ninguna preparación demostrable para usar el Nombre de Dominio en Disputa <tuppersex.online>. El Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 9 de enero de 2019, tiempo después de que el Demandante registró su marca TUPPER. El Demandante, destaca que la designación “Tuppersex” en España es utilizada para eventos donde se venden juguetes sexuales. Con lo cual, puede interpretarse que los eventos están organizados al igual que las famosas “Tupperpartys” realizadas por el Demandante. Asimismo, el Demandado no posee ningún derecho sobre el nombre o la marca comercial TUPPER. El Demandante no ha censurado o de otra manera, ha permitido al Demandado utilizar sus marcas comerciales TUPPER o solicitar el registro del Nombre de Dominio en Disputa. El Demandante alega que el Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa aproximadamente 22 años después del primer registro de la marca comercial TUPPER. Una simple búsqueda en Google hubiera dado cuenta de esto. Por último, cabe destacar que el Demandado no es comúnmente conocido por el Nombre de Dominio en Disputa. El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe El Demandante sostiene que el Nombre de Domino en Disputa ha sido registrado y se está utilizando de mala fe. Asimismo, el Demandante expresa que los usuarios de Internet asocian instantáneamente el Nombre de Dominio en Disputa con las marcas registradas y los bienes y servicios del Demandante. Así como también, que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado por el Demandado con el propósito de interrumpir el negocio del Demandante. Por otro lado, la mala fe se puede asumir debido a que el Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa que es confusamente similar a las marcas comerciales del Demandante TUPPER. Por último, el hecho de que el Nombre de Dominio en Disputa no esté en uso, no es suficiente para excluir la mala fe. B. Demandado El Demandado contestó que envió un escrito al Demandante solicitando un acuerdo amistoso. El Demandante rechazó la oferta, dado que debía pagar una suma de dinero a la otra parte a fin de resolver la cuestión. 6. Debate y conclusiones De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas: (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio en Disputa respecto de la marca sobre la que el Demandante tiene derechos; (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio en Disputa; y (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe. A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Identidad o similitud confusa El Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es titular de la marca TUPPER. La misma es confusamente similar con el Nombre de Dominio en Disputa. El Experto considera que el agregado del término “sex” al Nombre de Dominio en Disputa no resulta de ninguna manera suficiente para impedir un fallo de que el Nombre de Dominio en Disputa sea confusamente similar a la marca del Demandante. Asimismo, el dominio de nivel superior “.online” carece de relevancia para el análisis de éste elemento. Consecuentemente, el Experto entiende que se cumple con el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son: - haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio en Disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; - ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio en Disputa, aun cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o - haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio en Disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del Demandante con ánimo de lucro. El Demandante negó que estén presentes algunos de estos supuestos. Con esta afirmación, la carga de la prueba de alguno de estos supuestos recae sobre el Demandado. El Demandante sostiene, y el Demandado no lo refutó, que el Demandado no posee registro alguno para la marca TUPPER, ni licencia para usarla. Asimismo, el Demandado tampoco es conocido comúnmente como “tuppersex”. En este orden de ideas, el Demandante ha logrado acreditar que el Demandado carece de derechos y/o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa, dado que el Demandante no le ha concedido ninguna licencia o autorización al Demandado para utilizar sus marcas o registrar un nombre de dominio que incorpore las mismas, ni se da ninguna otra circunstancia de la que se deriven derechos o intereses legítimos. Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio en Disputa, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el párrafo 4.a) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe El Experto opina que es evidente que por haber utilizado la totalidad de la marca del Demandante que el Demandado conocía al Demandante y su marca al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa. Es importante destacar que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 9 de enero del 2019, es decir, 22 años después de haber sido registrada, usada y publicitada la marca TUPPER de propiedad del Demandante, resultando poco probable que el Demandado desconociera al Demandante y sus productos al momento de solicitar el registro del Nombre de Dominio en Disputa. Con lo que refiere al uso, el Experto ha comprobado que en la actualidad existe un “uso pasivo” por el Demandado, dado que el Nombre de Domino en Disputa no se encuentra en uso. Por lo tanto, el Experto concluye que el Demandado utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de manera pasiva. Esta cuestión se encuentra plasmada en decisiones previas en base a la Política, donde se establece que el uso pasivo de un nombre de domino que incorpora una marca notoria sin que conste otro uso en Internet no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del párrafo 4.a).iii) de la Política. (Véase, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows , Caso OMPI No. D2000-0003 ). Por lo demás, el agregado del término “sex” al Nombre de Dominio en Disputa es otro indicio de mala fe. De las circunstancias previamente mencionadas se concluye que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe. 7. Decisión Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio en Disputa <tuppersex.online> sea transferido a la Demandante. Pablo A. Palazzi Experto Único Fecha: 4 de abril de 2019
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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